Товарные знаки. Часть 2. Процесс регистрации

Бизнес     48     пн, 02.04.2018 - 10:45
5 398
Ананд Саини, директор филиала юридической фирмы "Городисский и Партнеры"
Зачем компании надо регистрировать товарный знак?    
 
Регистрация товарного знака – это гарант спокойного, безопасного и эффективного ведения бизнеса! 
В числе основных преимуществ правообладателя зарегистрированного товарного знака можно назвать, в частности, следующие:
Приобретение исключительного права на товарный знак и возможности запрещать его использование другими лицами. Правообладатель получает целый арсенал правовых способов защиты своих прав на товарный знак и возможность привлечения третьих лиц к гражданской, административной и уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака.
Возможность избежать убытки, поскольку никто не вправе предъявить претензии или запретить использование зарегистрированного на Ваше имя товарного знака, в том числе, не стать жертвой сквоттеров товарных знаков (лиц, которые регистрируют на свое имя чужие средства индивидуализации товаров и затем предлагают компаниям, чьи знаки они зарегистрировали, выкупить у них эти товарные знаки). 
Защита продукции и репутации компании. Регистрация товарного знака позволяет не допускать или пресекать действия конкурентов по использованию тождественных или сходных до степени смешения с Вашим товарным знаком обозначений, в том числе в качестве доменного имени в сети Интернет. То есть защищать себя от таких действий, которые создают ситуации, когда потребители могут быть введены в заблуждение относительно товара и/или его производителя и, когда это приводит к сокращению доходов Вашей компании и нанесению ущерба ее репутации, особенно, когда продукция конкурента является некачественной или даже опасной для жизни и здоровья.
С даты регистрации товарный знак является нематериальным активом, который имеет определенную стоимость, подлежит оценке и находится на балансе компании.
Товарный знак – это источник получения дополнительной прибыли в случае выдачи лицензий другим компаниям на его использование, в том числе, заключения соглашений о франшизе (договор коммерческой концессии).
База для создания имиджа стабильной компании. Наличие у компании регистраций нескольких товарных знаков в России и за рубежом вызывает у её контрагентов уверенность в том, что такая компания является надежным партнером.  
  
Кто может подать заявку на товарный знак и быть владельцем (правообладателем) товарного знака?    
 
Заявка на товарный знак в Роспатент может быть подана заявителем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, на имя которого испрашивается регистрация товарного знака) или его представителем.
Представителем заявителя может быть патентный поверенный РФ или иной представитель, действующие на основании доверенности.
Владельцем (правообладателем) товарного знака (то есть лицом на имя которого зарегистрирован товарный знак) по российскому законодательству может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Законодательство ряда зарубежных стран допускает, что владельцем товарного знака может быть и физическое лицо.  
 
Что надо делать при выборе товарного знака для того, чтобы он успешно был зарегистрирован?    
 
Как известно, товарный знак является наиболее эффективным правовым средством защиты многих элементов бренда (имя бренда / товара, логотип, слоган, рекламный символ компании или товара (персонаж), упаковка, этикетка и др.). Поэтому представляется очевидным, что выбор и разработку элементов бренда в соответствии с маркетинговой стратегией компании необходимо сопровождать анализом реальной возможности зарегистрировать их как товарные знаки в России и/или за рубежом (если планируется экспорт товаров в зарубежные страны).
В таких случаях, в первую очередь компании необходимо решить какой именно знак (вид обозначения), предназначенный для маркировки её продукции или используемый уже в качестве такового, необходимо зарегистрировать как товарный знак. Так, например, в качестве товарных знаков в России могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, а в ряде зарубежных стран установлены определенные ограничения по этому вопросу. В рамках такого анализа компании также уместно анализировать необходимость регистрации нескольких (серии) товарных знаков. 
Далее в целях успешной регистрации товарного знака перед подачей заявки, может быть рекомендовано, в частности, сделать следующее:
 проверить выбранное обозначение на соответствие его требованиям охраноспособности товарного знака в соответствии с законодательством той страны, где необходимо его зарегистрировать;
 провести предварительный информационный поиск в отношении зарегистрированных товарных знаков (и заявленных на регистрации обозначений), который позволит компании выявить наличие или отсутствие препятствий для регистрации своего знака со стороны тождественных или сходных с ним до степени смешения уже охраняемых товарных знаков или поданных на регистрацию в отношении однородной продукции;
 провести анализ ситуаций на возможность столкновения товарного знака компании с фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями третьих лиц, которые работают на рынке однородной продукции и являются непосредственными конкурентами компании.
Правильный выбор того или иного вида товарного знака в целях получения наиболее оптимальной правовой охраны, которая требуется для Ваших средств индивидуализации товаров и услуг (элементов бренда), а также проведение информационного поиска и анализ на возможный конфликт прав с третьими лицами, Вам могут помочь сделать наши патентные поверенные и юристы на основе многолетней практики регистрации товарных знаков в России и за рубежом.  
 
Какие есть требования к товарному знаку для его регистрации? 
Что значит: абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации товарного знака?
Что такое МКТУ?    
 
При выборе товарного знака желательно иметь представление о том какие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, а какие нет. 
Условия (критерии/ признаки) охраноспособности товарного знака достаточно стандартны во всем мире. В подавляющем большинстве случаев критерии охраноспособности товарного знака приводятся в форме «легального» перечня, т.е. путем перечисления «оснований для отказа в регистрации товарного знака», как это, например, сделано в статье 1483 Гражданского кодекса РФ.
Как правило, данные основания представляют собой достаточно большой и детализированный перечень обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.
Для облегчения восприятия данного перечня можно использовать условное деление всех оснований для отказа в регистрации товарных знаков на две группы: «абсолютные основания» и «относительные (/иные) основания».
«Абсолютные основания» относятся к обозначениям, которые, как правило, делятся на три подгруппы:
а) обозначения, которые не обладают различительной способностью (дистинктивностью);
б) обозначения, регистрация которых в качестве товарных знаков запрещена в силу международных договоров; и
в) обозначения, которые в целом или в какой-то своей части являются: ложными либо способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; и/или противоречат общественным интересам и морали.
К группе «относительных (/иных) оснований» отнесены обозначения, предоставление которым правовой охраны в качестве товарных знаков может нанести ущерб (вред) правам третьих лиц на ряд объектов промышленной собственности (товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения, промышленные образцы) и на объекты авторского права, а также личным неимущественным правам. Кроме того, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в России знаком соответствия, права на который в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
В результате проверки заявленного обозначения на соответствие этим основаниям может быть сделан вывод: соответствует он им или нет. Во втором случае может быть установлено, что заявленное обозначение не соответствует одному или нескольким основаниям. И тогда рекомендуется проводить анализ шансов на преодоления тех или иных препятствий для регистрации товарного знака, в том числе учитывать временные и экономические аспекты такого преодоления.
Наряду с этим необходимо знать, что анализ охраноспособности товарного знака осуществляют на предмет его соответствия всем этим основаниям с учетом заявленного на регистрацию перечня товаров и/или услуг, составленного в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), которая включает в себя 45 классов, разделённых на 2 части: товары (классы 1-34) и услуги (классы 35-45).
Очень важно зарегистрировать товарный знак для всех товаров и услуг, в отношении которых компания не только использует знак, но и планирует его использование в обозримом будущем.
Грамотное составление перечня товаров и услуг на основе МКТУ является одним из ключевых факторов, который необходимо учитывать и при выборе обозначения в целях его успешной регистрации в качестве товарного знака. Так, одно и то же обозначение может быть зарегистрировано как товарный знак для одних товаров / услуг, а в отношении других – получить отказ в регистрации по ряду оснований. Например: словесное обозначение «КЛАКСОН» или его реалистичное изображение не может быть зарегистрировано для товара 12 класса МКТУ «клаксоны для автомобилей», поскольку является простым указанием на данный товар, а для товара «печатные издания» (16 класс МКТУ) или услуг такси (39 класс МКТУ) оно может получить регистрацию в качестве товарного знака, поскольку именно для этих товаров и услуг является фантазийным обозначением и подлежит правовой охране.
Составляя перечень товаров и услуг для регистрации товарного знака, необходимо помнить и то, что этот перечень при подаче заявки является своего рода границами прав на монополию использования товарного знака, на которую претендует заявитель. А после регистрации товарного знака перечень товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован, становится уже в каком-то смысле «государственными» границами исключительного права на товарный знак, в рамках которых его правообладатель обладает монополией на использование данного товарного знака для этих товаров/услуг, и, которые являются определенным ориентиром для третьих лиц в целях исключения ситуаций использования ими для однородной продукции / деятельности своих средств индивидуализации, тождественных или сходных до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. В противном случае, такие ситуации приводят нарушителей прав на чужой товарный знак к привлечению их к гражданской, административной и/или уголовной ответственности (при условии, что права на средства индивидуализации третьих лиц возникли позже даты приоритета товарного знака (как правило, это дата подачи заявки на товарный знак на государственную регистрацию), и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты).  
  
Какие основные причины для отказа в регистрации товарного знака в России?    
 
Среди лидирующих оснований для отказа в регистрации товарного знака в России, как правило, являются запреты на регистрацию:
 обозначений, не обладающих различительной способностью (п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, далее – Кодекс),
 обозначений или их элементов, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (п. 3 (1) ст. 1483 Кодекса).
В связи с этим представляется необходимым остановится на следующих положениях.
1 - Запрет на регистрацию обозначений, не обладающих различительной способностью, занимает «первое место» среди требований, предъявляемых к товарным знакам. Это обусловлено тем, что, не имея требуемой различительной способности, обозначение не может выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарного знака - отличать товары одних лиц от аналогичных товаров других лиц.
К числу таких обозначений могут относиться, в частности:
 сочетания букв, не имеющих словесного характера (как правило, это аббревиатуры только из согласных букв);
 простое изображение товаров (например, фотографическое изображение сухарика для сухарей);
 простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (например, «фрукты» для фруктов);
 описательные обозначения (это указания на время, способ и/или место производства товара).
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся и фамилии. Считается, что обозначения, представляющие собой фамилии, лишены признаков отличительных знаков, особенно если заявленное обозначение представляет собой распространенную на территории России фамилию (например: Иванов, Кузнецов, Попов, Васильев и пр.)
При этом следует иметь в виду, что такие обозначения могут быть включены в качестве элемента (-ов) в товарный знак, если не занимают в нем доминирующего положения.
2 - К обозначениям, способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Например, на имя российского лица заявляется на регистрацию обозначение, представляющее собой или включающее в свой состав слово, выполненное буквами латинского алфавита и являющееся наименованием географического объекта, который находится за пределами Российской Федерации.
Как правило, при экспертизе товарных знаков наименование географического объекта (топоним) относится к описательным обозначениям (указание на место производства товара и нахождения изготовителя) и при оценке заявленных обозначений в подобных ситуациях топоним расценивается как обозначение, которое способно вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об иностранном производителе товаров и месте производства товаров, что не соответствует действительности. На основании этого делается вывод, что заявленное обозначение не соответствует положением п. 3 (1) ст. 1483 Кодекса.
В качестве рекомендаций представляется уместным отметить следующее:
при разработке и создании товарного знака следует учитывать основное требование – наличие различительной способности;
усиливать различительную способность обозначения путем добавления словесных и/или изобразительных элементов, выполнения буквенной/словесной части с использованием оригинального шрифта, стилизации и т.п.;
избегать использования в товарном знаке лишней конкретизации, уточнений, описаний, географический указаний (топонимов), общепринятых терминов, символов и т.п.  
 
Что необходимо знать, если надо зарегистрировать товарный знак в России и/или за рубежом?    
 
Необходимо знать, как минимум, следующие основные положения (принципы) правовой охраны товарных знаков в соответствии с международным законодательством: 
  •  товарный знак охраняется в режиме исключительного права в отношении перечня товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован;
  •  товарный знак охраняются «таким, как он есть» (то есть в том виде, в котором он зарегистрирован);
  •  территориальный характер действия права на товарный знак (товарные знаки охраняются на территории тех государств, где они были зарегистрированы);
  •  срочный характер действия права на товарный знак (как правило, срок действия права на товарный знак составляет 10 лет со дня подачи заявки на товарный знак и может продлеваться неограниченное число раз).  
  
Как проходит регистрация товарного знака в России?    
 
Процедура регистрации товарного знака в России проходит в несколько этапов. И в случае её беспрепятственного прохождения занимает в среднем 12-14 месяцев с даты подачи заявки на товарный знак (далее – заявка).
Чтобы зарегистрировать товарный знак в России необходимо оформить заявку и подать её в Роспатент. Заявка, поступившая в Роспатент, регистрируется и по ней в установленном порядке проводиться формальная экспертиза и экспертиза заявленного обозначения, по результатам которой принимается решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.
Регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации осуществляется на основании решения о государственной регистрации товарного знака.
После этого Роспатентом:
 незамедлительно публикуются сведения о государственной регистрации товарного знака;
 в течение месяца со дня регистрации товарного знака выдается Свидетельство на товарный знак.
За совершение юридически значимых действий, связанных с подачей заявки и регистрацией товарного знака, уплачивается установленная пошлина.  
  
Как зарегистрировать товарный знак за рубежом?    
 
Если компания зарегистрировала свой товарный знак в стране, в которой она находится, и экспортирует или планирует осуществлять экспорт своих товаров / услуг в другие страны, то ей рекомендуется регистрировать свой товарный знак за рубежом.
Регистрация товарного знака в зарубежных странах может осуществляться по следующим процедурам.
1 – Национальная процедура: регистрация товарного знака осуществляется в каждой конкретной стране (заявка подается в национальное патентное ведомство соответствующей интересам заявителя страны).
2 – Региональная процедура: регистрация товарного знака осуществляется в рамках существующих региональных систем регистрации товарного знака: в Европейском Союзе, в странах Бенилюкс; в странах Африканского содружества. При успешном прохождении данной процедуры правая охрана товарному знаку предоставляется на территории всех стран-участниц соответствующего регионального соглашения.
3 – Международная процедура: регистрация товарного знака осуществляется в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или Протоколом к нему. Основные преимущества использования этой процедуры заключается в том, что правообладатель товарного знака может зарегистрировать свой товарный знак во всех странах-участницах данной системы регистрации товарного знака путем подачи в свое национальное патентное ведомство:
Одной международной заявки;
На одном (английском) языке;
Уплачивая одну пошлину, размер которой зависит от числа стран, указанных в заявке.
К преимуществам данной процедуры относится и то, что она требует от компании более низких расходов по сравнению с регистрацией товарного знака в каждой интересующей её стране по национальной процедуре. 

Также читайте